MODULE 11 | Franchising

MASTERCLASS : LE DEVELOPPEMENT DES ENSEIGNES A L'INTERNATIONAL

MODULE 11 - COMMENT PROTEGER SA MARQUE A L'INTERNATIONAL?

Ce que vous allez apprendre

La protection de la marque est, évidemment, un aspect fondamental (et fondateur) dans le cadre du développement d’une enseigne à l’international. Il faut se garder de penser que le mode de fonctionnement en France ou en UE est le mode de fonctionnement universel. En effet, si les règles sont généralement assez semblables d’un pays à l’autre, elles différent beaucoup sur des points de détail ayant un impact potentiellement lourd. S’il est prudent de faire une recherche d’antériorités, le moment de l’effectuer peut faire l’objet d’une réflexion. De même, déposer une marque suppose de choisir entre l’approche nationale ou la voie internationale et le critère déterminant du choix ne doit pas être exclusivement financier ; ainsi, la connaissance des conséquences des choix possibles est déterminante de la solution adoptée, encore faut-il connaitre ces conséquences !

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SOMMAIRE

1. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DES MARQUES

Le dépôt crée le droit
Pays "simples" et pays à citation
Droit de priorité unioniste
Délais d'enregistrement
Points en marge à ne pas oublier

2. IMPORTANCE DE LA RECHERCHE D'ANTERIORITES

Différents types de recherches
Quand l’effectuer ?

3. DIFFERENTS TYPES DE DEPOTS

La marque nationale
La marque internationale (Arrangement de Madrid)
La marque européenne
Les autres conventions internationales
Quels critères de choix ?

4. CHOIX DE LA MARQUE A DEPOSER

Dépôt verbal ou semi-figuratif ?
Cas particulier de la Chine

5. L’OBLIGATION D’USAGE DE LA MARQUE

La règle universelle
Les différences de délai
Quelques réflexions sur la stratégie à suivre

1. Principes généraux du droit des marques

Le dépôt crée le droit

○ A l’exception des pays anglo-saxon (et hors cas de fraude), c’est le dépôt de marque qui crée le droit. Par conséquent, le dépôt doit être un préalable absolu à toute démarche commerciale visant à vendre dans le pays concerné.

○ Ne pas suivre cette règle revient à s’exposer à ce que des tiers malintentionnés profitent du vide juridique pour effectuer eux-mêmes un dépôt (identique ou approchant) et, ensuite, monnayer au prix fort (puisqu’ils ont la capacité juridique de vous interdire l’exploitation du signe) leur accord ou la cession de leur marque.

Pays « simples » et pays à citation

○ La France (et l’UE) sont des pays « simples » dans le sens où l’administration (INPI en France, EUIPO en Europe) ne procèdent pas à des recherches d’antériorités. En conséquence, une marque peut tout à fait être acceptée par ces offices alors même qu’il existerait déjà une marque identique ou similaire enregistrée pour des produits identiques. Il appartient à chacun de faire sa propre surveillance et de s’opposer s’il le souhaite au dépôt subséquent parasite.

○ A l’inverse, il existe de nombreux pays (USA, Canada, Mexique, Australie, Chine, Japon, Russie, etc.) qui procèdent à cet examen d’antériorités et dont les administrations vont, si elles repèrent une marque antérieure pertinente, procéder à une citation et donc refuser l’enregistrement. Il appartiendra alors au déposant de chercher à surmonter le problème soit (si cela est accepté) en obtenant un accord du titulaire de la marque antérieure, soit en attaquant la marque antérieure (défaut d’exploitation) soit en réduisant les activités revendiquées dans le dépôt (si cela suffit pour l’administration à écarter tout risque de confusion).

○ Savoir si le pays dans lequel on dépose est un pays à citation ou non est donc une priorité puisqu’il est souvent difficile de faire changer d’avis une administration qui considère que deux marques se ressemblent. Et, le cas échéant, une recherche d’antériorités en amont du dépôt peut être judicieux.

Droit de priorité unioniste

○ Le droit des marques est un droit chronologique (1er arrivé, 1er servi) et qui fonctionne par territoire (être protégé en France ne vous protège pas en Espagne par exemple).

○ Pour prévenir le risque de se faire doubler, il a été instauré un droit de priorité qui crée une priorité de 6 mois pour celui qui fait un 1er dépôt de sa marque : Par exemple, un 1er dépôt fait le 21 janvier en France va créer un délai de priorité jusqu’au 21 juillet de la même année et tout dépôt effectué avant le 21 juillet et revendiquant la priorité de la date française verra sa protection remonter au 21 janvier. En clair, si un tiers dépose en Espagne le 15 mars la même marque, cette dernière serait antériorisée du fait du délai de priorité (pour autant, bien sûr, que la marque soit déposée en Espagne avant le 21 juillet).

Délais d'enregistrement

○ Les délais d’enregistrement sont à prendre en ligne de compte et ce, pour plusieurs raisons : d’abord, si la protection de la marque remonte à la date du dépôt, celle-ci ne devient effective que lorsque la marque a été enregistrée. Ainsi, l’on ne peut engager d’action en contrefaçon et obtenir une décision d’interdiction d’exploitation que lorsque la marque a été enregistrée.

○ Ensuite, ce délai peut être variable d’un pays à l’autre, en fonction de la nature de l’examen réalisé par l’administration (un pays à citation va ainsi prendre plus de temps), en fonction du retard du moment propre à l’administration.

○ Mais aussi en raison de la conséquence du non-enregistrement provisoire : dans un certain nombre de pays, le paiement des redevances (qui constitue une sortie de devises) n’est autorisé que lorsque la marque a été enregistrée (voire le contrat de licence approuvé comme c’est le cas au Brésil).

Points en marge à ne pas oublier

○ Si la marque est un élément vital du contrat, il ne faut pas oublier certains autres signes distinctifs qui, s’ils sont pris par son partenaire commercial ou un tiers indélicat, peuvent fragiliser la position de la tête de réseau.

○ Ces signes sont (liste non exhaustive) : les noms de domaine, les profils sur les réseaux sociaux, les codes sources du site internet s’il existe une version locale,

2. Importance de la recherche d'anteriorites

Différents types de recherches

○ La recherche la plus simple est la vérification à l’identique qui permet de savoir si une marque exactement identique a déjà été déposée pour une classe d’activités cible. Evidemment, cette vérification permet de détecter s’il existe un obstacle majeur mais ne peut relever une marque approchante (différant d’une lettre par exemple) et qui pourrait soit être citée par l’administration, soit servir de base à une attaque d’un tiers.

○ La recherche dite de similitude est donc celle qui est adaptée pour avoir une meilleure idée des risques encourus puisqu’elle englobe l’identique et l’approchant. Elle, bien sûr, plus couteuse mais, dès lors que le contrat garantit au partenaire une exploitation paisible du signe, il est important de prévenir autant que faire se peut, les risques d’appel en garantie et de cessation forcée de l’usage de la marque.

○ A noter qu’il existe des pays où la recherche est exclusivement menée par l’administration locale, sans aucune garantie, le plus souvent manuellement et dans des délais incertains (faute d’informatisation). Le contrat de franchise doit alors être rédigé pour limiter la responsabilité du franchiseur.

Quand l'effectuer ?

3.Différents types de dépôts

La marque nationale

○ Le système de la marque nationale est celui qui existe depuis plus de 120 ans dans tous les pays du monde. Chaque pays a, en effet, l’équivalent d’un INPI (Institut national de la Propriété Industrielle). Le plus souvent, il existe des règles locales de représentation (obligation de passer par un mandataire local), des taxes officielles à payer dans la monnaie locale via un dépôt en ligne (le plus souvent).

○ L’avantage de ce type de dépôt est sa rapidité d’exécution (48h généralement), le fait que la marque est publiée (et donc accessible par exemple au futur partenaire local) dans un délai court (1 à 2 mois) et aussi que le formulaire de dépôt et, plus tard, le titre d’enregistrement, sont rédigés dans la langue locale (ce qui peut être utile pour des pays complexes comme la Chine ou les pays du Moyen Orient).

○ L’inconvénient de cette procédure est son coût car les taxes officielles sont souvent plus élevées qu’avec le dépôt international (voir plus bas) auxquelles s’ajoutent les frais et honoraires du mandataire local.

La marque internationale (Arrangement de Madrid)

○ Le système de la marque internationale existe aussi depuis plus de 100 ans et fonctionne de la manière suivante : le déposant doit disposer d’une marque enregistrée dans son pays d’origine pour faire un dépôt dit « international » où il va acquitter une taxe de base et autant de taxes étatiques qu’il y a de pays revendiqués (les taxes sont les mêmes pour pays adhérant de l’Arrangement de Madrid, les pays qui ont adhéré au protocole de Madrid ont, eux, un système de taxes « à la carte ».

○ L’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui gère ce type de dépôt va alors procéder à un examen formel de la demande portant sur les taxes acquittées, le libellé des activités revendiquées, etc. A l’issue de cet examen de pure forme (généralement dans un délai de 6 mois), l’OMPI va émettre un titre d’enregistrement. A compter de cette date, la marque va éclater en autant de faisceaux qu’il y a de pays revendiqués et chaque administration nationale va avoir entre 12 et 18 mois pour procéder à un examen de fond selon ses règles propres. Chaque faisceau est donc considéré comme une marque nationale (cf. plus haut) tout en bénéficiant du tronc commun pour le titre principal et son renouvellement qui est mutualisé.

○ Chaque pays est indépendant des autres de telle sorte qu’une objection en Espagne n’aura aucune incidence sur l’Allemagne si ce pays est revendiqué. Ce qui revient à cloisonner les risques.

○ En revanche, l’obligation d’usage pèse dans chaque pays revendiqué et l’usage en Allemagne ne peut produire d’effet en Espagne. Chaque pays est donc indépendant.

○ Dernière particularité : il existe entre la marque de base dans le pays d’origine et la marque internationale, une règle de dépendance pendant 5 ans, c’est-à-dire que tout fait survenant à la marque de base affecte automatiquement dans la même proportion la marque internationale ; ainsi, la radiation totale de la marque de base dans le délai de 5 ans entrainera la perte totale de la marque internationale dans tous les pays revendiqués. C’est ce que l’on appelle l’attaque centrale.

○ L’avantage de ce système est qu’il est notablement moins couteux que les dépôts nationaux.

○ Son inconvénient réside, toutefois, dans son mécanisme qui entraine des délais très longs : un dépôt ne devient visible dans un pays que lorsque l’administration locale a finalisé son examen, soit généralement 1 an minimum après le dépôt à l’OMPI. Ce délai rend le système peut efficient pour la franchise dès lors que l’on a besoin d’une marque opérationnelle (visible, publiée, enregistrée) assez vite pour pouvoir conclure le contrat.

○ A noter que plusieurs pays n'ont pas adhéré à cette convention internationale dont notamment la plupart des pays du Moyen-Orient.

La marque européenne

○ La marque européenne est, elle, une marque unique. Elle couvre donc automatiquement les 27 pays de l’Union et il n’y a pas de pays à cocher comme dans le système de la marque internationale. C’est donc un système simple et peu couteux lui aussi au regard du système des marques nationales.

○ Toutefois, du fait que la marque UE est unique, une antériorité dans un pays (par exemple, la Pologne) pourra empêcher son enregistrement alors même que la Pologne peut ne présenter aucun intérêt pour le déposant. Il s’agit d’un système à risque, à privilégier lorsque l’on détient une marque mature, avec des enregistrements nationaux déjà existants dans quelques pays.

○ Un avantage important de ce dépôt réside, cependant, dans son caractère unitaire : en effet, l’usage dans une partie substantielle de l’UE vaudra usage dans tous les pays (contrairement aux deux systèmes précédents où l’usage sera analysé pays par pays).

Les autres conventions internationales

○ En Afrique, certains pays se sont regroupés pour mutualiser leur enregistrement de marques : ainsi, l’OAPI regroupe ce processus d’enregistrement pour 17 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). Il n’y a donc pas d’offices nationaux dans ces pays.

○ Le Pacte Andin est né des accords de Carthagène qui vise à libéraliser les échanges commerciaux entre la Bolivie, la Colombie, l’Equateur et le Pérou (le Vénézuéla s’en est retiré en 2006). Il permet, sous des conditions spécifiques de protéger dans les autres pays une marque enregistrée dans l’un d’eux.

Quels critères de choix ?

○ Si l’on prend uniquement l’angle financier, la marque internationale est la plus intéressante et de loin.

○ Mais si l’on analyse globalement les avantages et les inconvénients, dans le cas d’une société qui veut conclure dans un délai raisonnable un contrat, le dépôt national est celui qui correspond le mieux aux impératifs de timing.

4.Choix de la marque à déposer

Dépôt verbal ou semi-figuratif ?

○ En Europe, la comparaison des signes est, le plus souvent, faite en prenant en considération en premier le mot qui la compose. De ce fait, la plupart des marques est d’abord déposé sous un format verbal, c’est-à-dire sans la présence d’un logo. Ceci permet aussi de faire des économies et de garder l’antériorité puisqu’il est fréquent qu’un logo soit lifté et donc qu’une marque semi-figurative devienne obsolète.

○ Ce mode de pensée n’est, toutefois, pas toujours adapté ; en effet, par exemple, en Afrique, le taux d’alphabétisation reste faible et de nombreux enfants ne savent ni lire, ni écrire. De telle sorte, que la perception des marques réside principalement dans une identité visuelle. C’est donc cette identité visuelle qui doit être protégé en priorité, avant le mot qui constitue la marque. Dupliquer les modes de pensée d’un continent à l’autre n’est pas pertinent et une réflexion sensitive doit être appliquée pour chaque région.

○ d’une manière générale, il faut aussi protéger la marque qui est celle qui est utilisée puisqu’au bout d’un certain temps, l’on peut se retrouver dans l’obligation de prouver l’exploitation « telle que déposée ». La coïncidence dépôt / exploitation est donc souhaitable.

Cas particulier de la Chine

○ La Chine est un cas particulier car la plupart des Chinois ne peuvent lire l’alphabet latin et des translittérations sont donc nécessaire, c’est-à-dire la « traduction » de la marque avec des idéogrammes qui se rapprochent de la prononciation de la marque latine étant entendu que chaque idéogramme possède, en plus, sa propre signification.

○ Il est donc souhaitable de ne pas laisser aux mains de son partenaire local le choix des idéogrammes et, surtout le dépôt de ceux-ci à titre de marque. Car, si le dépôt est effectué par le partenaire en son nom, alors le nom qui sera connu du public pour représenter la marque latine lui appartiendra et il pourra monnayer sa nuisance en cas de volonté de changement de partenaire.

5. L'obligation d'usage de la marque

La règle universelle

○ Il existe une règle universelle (mondiale) en droit des marques à savoir que si la marque est un monopole renouvelable indéfiniment (pour autant que l’on paye en temps les taxes de renouvellement), une obligation d’usage pèse sur son propriétaire passé une première période laissée au déposant pour débuter son projet. Cette première période de non-usage varie d’un pays à l’autre (5 ans en France et en UE, 3 ans en Chine, Japon, Russie, Australie ou 2 ans aux USA par exemple).

○ Pour être précis, il convient de noter que la sanction de la non exploitation de la marque est la déchéance pour non usage (revenant à une disparition juridique du signe) et que celle-ci suppose, dans la plupart des pays, une action active d’un tiers (action en déchéance même si l’on voit apparaitre des exceptions avec le Canada où l’administration s’autorise désormais à tirer au sort de marques pour exiger de son propriétaire des preuves d’exploitation et, faute de preuves, prononcer la déchéance du titre.

○ L’on peut, dès lors, déduire de cette obligation d’usage qu’il est préférable de ne pas déposer trop en avance pour prendre date mais plutôt de le programmer en coordination avec des projets d’implantation à moyen terme.

Les différences de délai

○ Comme indiqué plus haut, le délai pour débuter l’usage d’une marque court à compter de l’enregistrement de celle-ci et est variable d’un pays à l’autre.

○ Il est donc prudent de connaitre ce délai pour chaque pays où l’on souhaite s’implanter de manière à pouvoir programmer le déclenchement des dépôts de marques (en prenant aussi en compte le délai moyen d’enregistrement par l’administration locale).

○ La prise en compte de ces paramètres est important d’un point de vue pratique : à titre d’exemple, l’on ne peut valablement signer une franchise au Qatar tant que la marque n’est pas enregistrée ; or, l’enregistrement d’une marque au Qatar prend actuellement 2 ans (en l’absence d’objection de l’administration locale).

Quelques réflexions sur la stratégie à suivre

○ Un retroplanning des démarches de protection d’une marque est donc souhaitable lorsque l’on veut être efficace, c’est-à-dire préserver son budget en ne déposant pas trop tôt mais en ne déposant pas, non plus, trop tard de manière à disposer de la marque dans son meilleur état (enregistrement pour les activités couvertes par la franchise) pour être en aptitude de signer le contrat et commencer à toucher les redevances.

○ Lorsque l’on souhaite défendre une position de marque de protection en ayant une marque enregistrée (et déchéable) et dont l’exploitation n’a pas encore commencé, il faut anticiper. Cette anticipation peut se faire sous différentes formes : réservation d’un nom de domaine et création d’un site actif, dépôt d’une variante de la marque dont l’exploitation pourrait être envisagée, utilisation de particularismes locaux non soumis à obligation d’usage (par exemple, dépôt de copyright en Chine), etc. bien entendu, toutes ces approches demandent d’être analysées avec un spécialiste en propriété industrielle pour s’assurer de leur viabilité et licéité.